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11 12
2019
Actu Juridique

Réforme des marques : focus sur l’acquisition et la perte des droits sur la marque

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mi-novembre 2019, une ordonnance venant réformer le droit des marques a été publiée. Entre autres mesures, elle précise les droits conférés par la marque et les cas de transmission et de perte des droits sur la marque…


Quels sont les droits conférés par la marque ?


C’est l’enregistrement qui vous confère un droit de propriété sur la marque pour les produits et services désignés.

Mais, désormais, il est prévu que ce droit de propriété s’exerce sans remise en cause des droits acquis par des tiers avant la date du dépôt : il s’agit là de la consécration d’un principe de non-rétroactivité des droits conférés par la marque.

Plus simplement, l’enregistrement de votre marque ne vous confèrera des droits sur elle que pour le futur.


Une fois votre marque enregistrée, et sauf à obtenir votre autorisation préalable, il sera interdit de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services :


Sont donc notamment interdits :



Les Douanes peuvent dorénavant retenir des marchandises en transit soupçonnées de contrefaçon et ce, sans que vous n’ayez à prouver (en tant que titulaire d’une marque contrefaite) que ces marchandises sont destinées à un Etat où leur commercialisation est interdite.

De même, vous pouvez interdire l’apposition d’un signe identique ou similaire à votre marque sur des conditionnements, des étiquettes, des dispositifs de marquage, de sécurité ou d’authentification, ou sur tout autre support sur lequel peut être apposé une marque.

Ne sera pas poursuivie pour contrefaçon, mais pourra voir sa responsabilité civile engagée (et donc être tenue de vous verser une indemnisation), toute personne faisant usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisés par le titulaire d'une marque notoirement connue :


Retenez, enfin, que la liste des personnes autorisées à agir en contrefaçon est élargie : les licenciés non exclusifs et les personnes habilitées à faire usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective pourront engager ce type d’action, sous réserve de l’obtention de l’accord préalable du titulaire de la marque (sauf disposition contraire prévue par le contrat ou le règlement d’usage).

Les notions de « marque collective » et de « marque de garantie » sont des créations issues de l’ordonnance portant réforme des marques.

Plus précisément, la « marque de garantie » est la nouvelle dénomination de ce que l’on appelait jusqu’à présent « la marque collective de certification » : il s’agit d’une marque qui vise à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques sont garantis.

La « marque collective », quant à elle, peut être déposée par toute association, tout groupement représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ou par toute personne morale de droit public (collectivité territoriales, établissements publics, etc.).

Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.


Quelles sont les limites aux droits conférés par la marque

Vous ne pourrez pas interdire à un tiers l’usage dans la vie des affaires, et conformément aux usages loyaux du commerce :


Vous ne pourrez donc plus demander une limitation ou une interdiction de ces usages en cas d’atteinte à vos droits.

Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.


Focus sur la transmission et la perte des droits sur la marque

La transmission totale d’une entreprise emporte nécessairement transmission des droits attachés à la marque, sauf convention contraire, ou s’il ressort clairement des circonstances de la transmission qu’un tel transfert n’est pas prévu.

Quant à la perte des droits sur une marque, elle peut résulter soit d’une déclaration de nullité, soit d’une déclaration de déchéance, prononcée par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou par un juge.

Une déclaration de déchéance pourra intervenir dès lors que vous n’avez pas fait un usage sérieux (sans juste motif) de votre marque, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, pendant une période ininterrompue de 5 ans précédant la demande en déchéance.

Par « usage sérieux », il faut entendre non seulement l’usage fait par vous, mais aussi :


Une déclaration de nullité pourra intervenir dès lors que votre marque ne répond pas aux critères légaux de validité (marque contraire à l’ordre public, problème d’antériorité, etc.)

Dans le but de déjudiciariser une partie du contentieux lié aux marques, et parce qu’une partie de ce contentieux va être transféré à l’INPI, les procédures en nullité et en déchéance des marques sont intégralement révisées : mise en œuvre d’une procédure contradictoire entre les parties, instauration d’une liste de personnes pouvant engager un recours en nullité ou en déchéance, etc.

Les contentieux liés aux actions en nullité et en déchéance de marque seront partagés entre l’INPI et le juge, de la façon suivante :





Ces procédures « révisées » ne seront applicables qu’à partir du 1er avril 2020.

A toutes fins utiles, notez que les actions en nullité ou en déchéance exercées devant l’INPI ont un coût fixé à 600 € (auquel s’ajoutent 150 € par droit supplémentaire invoqué en nullité au-delà du 1er).